L’estinzione del marchio
La registrazione del marchio garantisce una tutela duratura nel tempo, ma possono sopraggiungere cause per le quali si verifica l’estinzione.
Il marchio si estingue per scadenza del termine decennale per mancata rinnovazione, per espressa rinuncia da parte del titolare, per nullità e per decadenza. La nullità, disciplinata dall’art.44 l.m., si ha per difetto originario di un requisito essenziale. In particolare il marchio è dichiarato nullo quando non è formato da uno degli elementi tipici (parole, lettere, forme, colori, suono), ovvero quando è privo di uno dei requisiti essenziali (liceità, novità, verità, originalità), oppure quando il marchio è stato registrato da chi non era legittimato a farlo.
La decadenza, invece, disciplinata dagli art.41-43 l.m., opera per mancato utilizzo del marchio per un periodo superiore a 5 anni, salvo che non vi sia un valido motivo (per capacità sopraggiunta a ingannare il pubblico, per volgarizzazione e per sopraggiunto contrasto con la legge e l’ordine pubblico).
In particolare, il fenomeno della volgarizzazione si verifica nel caso di marchio divenuto privo di capacità distintiva in conseguenza della trasformazione del marchio in denominazione generica del prodotto.
In base all’art.59 l.m., chiunque vi abbia interesse o direttamente il pubblico ministero può esercitare l’azione di nullità o di decadenza nei confronti del titolare o dei titolari del marchio registrato, così come annotato nell’attestato originale.
L’azione di nullità può essere esercitata anche nei confronti di un marchio che non abbia ancora perfezionato la registrazione, ma la stessa deve avvenire prima della pronuncia della sentenza. Essa deve essere proposta davanti al tribunale e una copia dell’atto di citazione deve pervenire all’Ufficio italiano marchi e brevetti.
In base al disposto dell’art.58 l.f., colui che esercita l’azione di nullità è gravato dall’onere della prova anche attraverso presunzioni semplici. La sentenza che pronuncia la nullità o la decadenza del marchio, produce i suoi effetti erga omnes (nei confronti di tutti).