Le forme di tutela del marchio

Il titolare di un marchio avente le caratteristiche di novità, originalità, liceità e verità richieste per la propria tutela, ha diritto a usare tale marchio in modo esclusivo. L’esclusività all’utilizzo si acquista procedendo, in via preventiva, al deposito della domanda di registrazione del marchio presso l’Ufficio italiano marchi e brevetti, ovvero presso le camere di commercio territorialmente competenti, successivamente all’accettazione della domanda da parte dell’Ufficio e la consequenziale pubblicazione nella raccolta dei marchi d’impresa.

L’Ufficio marchi e brevetti, prima di accettare la domanda, provvede a un accurato esame delle regolarità formali e dei requisiti necessari a un regolare marchio. La registrazione della domanda consente una tutela dell’esclusività all’uso del marchio per un periodo di 10 anni rinnovabile di 10 anni in 10 anni per un numero illimitato di volte. L’ufficio marchi e brevetti può anche rifiutarsi di registrare la domanda, ma è prevista, entro 30 giorni, la possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto avanti alla Commissione ricorsi.

La registrazione del marchio, benché avvenga in tempi moto lunghi, consente l’acquisizione del diritto di esclusiva con decorrenza dalla data di presentazione della domanda all’Ufficio marchi e brevetti. Il diritto di esclusiva del marchio si acquista sia effettuando la registrazione a livello italiano, ma anche in via estensiva, effettuando la registrazione a livello comunitario e a livello internazionale.

La prima registrazione consente un’estensione della tutela, per un periodo sempre pari a 10 anni, all’esclusività rispetto a tutti gli Stati membri della CEE avviene procedendo alla presentazione della domanda presso l’Ufficio italiano marchi e brevetti, il quale, a sua volta, inoltra la medesima domanda all’Ufficio marchi comunitario in Spagna.

La seconda, invece, avviene sia mediante la segnalazione, al momento della presentazione della domanda all’Ufficio marchi italiano, dei Paesi in cui si intende estendere la tutela, sia provvedendo autonomamente alla registrazione del marchio presso i Paesi esteri, entro 6 mesi dall’aver provveduto alla registrazione presso l’Ufficio marchi e brevetti italiano. Attraverso la registrazione il marchio acquisisce automaticamente un’ampia tutela di carattere sia civile sia penale.

Il titolare del marchio registrato può agire in giudizio, nei confronti di un concorrente che abbia anche solo potenzialmente leso il diritto di esclusiva, promuovendo un’azione di contraffazione.

L’azione di contraffazione consente al titolare del marchio d’impedire ai concorrenti di fabbricare, commercializzare ovvero esercitare, prodotti e servizi contrassegnati con un segno distintivo che possa rischiosamente indurre in confusione il pubblico.

Gli effetti dell’azione di contraffazione sono riconducibili, oltre all’inibizione della continuazione degli atti lesivi, anche alla rimozione degli effetti attraverso la distruzione dei beni oggetto della contraffazione.

Oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla contraffazione, il giudice può disporre, se la parte lesa la richiede esplicitamente, la pubblicazione, in uno o più giornali, della sentenza di condanna. In base all’art.2571 c.c. e all’art.9 legge dei marchi, altra modalità di tutela concessa al titolare del marchio è l’uso di fatto dello stesso.

È evidente che la portata della tutela è minore, dato che può essere impedito l’uso di fatto degli stessi prodotti con lo stesso marchio con esclusione dei prodotti affini, ma la ratio della norma si basa, nonostante la mancata registrazione, sull’effettiva notorietà raggiunta.

Sulla sia della portata disciplinare del marchio di fatto, si può affermare che, nell’ipotesi di registrazione successiva del medesimo marchio da parte di un terzo soggetto, il titolare del marchio non registrato può continuare l’uso del marchio, ma solo nell’ambito territorialmente limitato in cui è stato effettivamente utilizzato. Il terzo concorrente,così, può registrare validamente il marchio e circoscrivere l’uso del marchio di fatto solo in ambito locale.

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