Il trasferimento del marchio

Il titolare di un marchio, non solo può goderne in via esclusiva, ma, in base al disposto dell’art.2573 c.c. e dell’art.15 legge dei marchi, gode del diritto di trasferimento, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo.

La disciplina del trasferimento del marchio ha subito, nel tempo, una serie di modifiche, fino alla riforma del 1992, in cui si è concessa, finalmente, la possibilità di cedere il marchio in modo autonomo rispetto all’azienda. Un limite al trasferimento del marchio viene posto dal comma 2 dell’art.2573 c.c. in cui viene stabilito che nel caso di marchio costituito da segno figurativo, denominazione di fantasia si presume che il diritto all’uso esclusivo sia trasferito contestualmente all’azienda.

Altro limite posto dalla legge sui marchi al trasferimento è la regola del divieto di creare inganno in quei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Maggiore tutela è posta dalla disciplina comunitaria secondo la quale l’ufficio non permette la registrazione del trasferimento del marchio in caso di manifesta ingannevolezza.

Particolare attenzione va posta nell’ipotesi di costituzione di diritti reali sul marchio e nelle ipotesi di trasferimento diversi dalla cessione (conferimento, successione mortis causa, fallimento, eccetera).

Tali casi sono disciplinati dalle norme relative alla trascrizione, infatti l’art.49 legge dei marchi prevede la trascrizione presso l’Ufficio italiano marchi e brevetti di tutti gli atti che abbiano per oggetto una costituzione, modificazione ovvero un trasferimento di diritti reali o personali di godimento o di garanzia su marchi regolarmente registrati, nonché le domande giudiziali e le relative sentenze. In tale fattispecie la disciplina non è coincidente con quella comunitaria.

Infatti, è previsto che, per i beni mobili registrati, la trascrizione abbia rilievo solamente per i terzi che abbiano acquistato diritti sul marchio, senza condizionare la validità e l’efficacia degli atti relativi. La disciplina comunitaria, invece, dispone l’inefficacia degli atti fino alla trascrizione del trasferimento.

La legge disciplina la particolare fattispecie di concessione di licenza esclusiva e di licenza non esclusiva, per tutti ovvero parte dei prodotti e servizi per i quali è avvenuta la registrazione del marchio, e per tutto ovvero parte del territorio italiano oppure comunitario.

La licenza non esclusiva è il contratto mediante il quale, il titolare del marchio concede lo stesso marchio, in uso a uno o più soggetti, nel medesimo periodo, producendo quale effetto, la creazione di interferenze, fra gli stessi segni usati da imprenditori diversi, con una rilevanza giuridica.

La licenza non esclusiva presuppone una serie di diritti e obblighi per tutte le parti coinvolte: il titolare e i licenziatari. Il titolare del marchio deve coprire un ruolo attivo nella produzione dei licenziatari, controllando e dirigendo l’attività produttiva dei soggetti che hanno ricevuto la licenza al marchio, per garantire un prodotto uniforme per tutti i licenziatari.

La garanzia della qualità del prodotto è richiesta anche dalla legge sui marchi che stabilisce il divieto di utilizzazione del marchio ingannevole per il pubblico in virtù della natura, della provenienza e della qualità dei prodotti e dei servizi recanti il marchio stesso.

Se il licenziatario dovesse risultare inadempiente per violazione del contratto, il titolare può agire formulando sia la domanda di adempimento, sia di risoluzione, sia di risarcimento del danno e non è esclusa quella di contraffazione del marchio. Esempi emblematici di contratti di licenza del marchio si ravvedono nel contratto di franchising e nel contratto di merchandising.

Entrambi di provenienza anglosassone rientrano nella fattispecie dei contratti atipici, ma sono sostanzialmente diversi nella loro disciplina.

Il contratto di franchising è un particolare contratto atipico, che può riguardare sia la distribuzione di beni, denominandosi franchising di distribuzione (vendita di beni) sia la realizzazione dei prodotti e in tal caso è denominato franchising di produzione (produzione di bene) e sia il franchising di servizi che ha per oggetto la distribuzione di servizi.

Il franchising si caratterizza per la concessione della licenza di vendita con il vincolo, per tutti gli affiliati, di utilizzazione dei segni distintivi e dell’adeguamento degli aspetti produttivi ovvero distributivi affinché si possano produrre o commercializzare beni identici a quelli del titolare del marchio noto.

Il merchandising, invece, è quel contratto attraverso il quale il titolare del marchio concede l’uso del marchio a terzi (licenziatari) affinché possano contraddistinguere prodotti assolutamente diversi da quello proprio del marchio noto.

La legge prevede anche che il titolare del diritto anteriore di un marchio, perso per una delle cause di nullità dovute alla mancanza di novità, oppure per preuso, possa disporne anche se interferente con altri, previo consenso dell’avente diritto ovvero attraverso accordi di coesistenza.

Tali fattispecie negoziali devono farsi rientrare nelle categorie di disposizione del diritto d’esclusiva. Il consenso o gli accordi di coesistenza non rendono valido un marchio nullo, ma devono prevedere determinate condizioni che possano escludere realisticamente il pericolo d’inganno al pubblico. Se, invece, il pericolo d’ingannevolezza persiste, il contratto è privo degli effetti previsti e il marchio successivo sarà reso nullo.

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